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専利訂正審査実務の変更



経済部は2011419日に、「専利審査基準」第二篇第六章の「訂正」に関する審査規定の改正を公告し、改正後の規定は201151日から発効した。上述の専利訂正は専利許可後の「訂正」手続きを指し、専利許可前の「補正」手続きとは異なる。今回の基準改正の重点は以下のとおりである。

一、

訂正事項の判断基準を緩和

 

二段式(two-parts from)記載形式の請求項の訂正については、これまで、「不明瞭な記載の釈明」を理由として、特徴部分の一部の技術特徴を前言部分に記載しなおすことしかできなかった。この訂正態様以外に、今回の改正では、以下に掲げる訂正態様も認めるよう規制緩和された。

 

1.

二段式記載形式の請求項を二段に分けない記載形式に書き変える、

 

2.

二段に分けない記載形式の請求項を二段式に書き変える、

 

3.

二段式記載形式の請求項の前言部分における一部の技術特徴を特徴部分に記載しなおす。

 

以上は、いずれも不明瞭な記載の釈明に属し、かつ、特許請求の範囲を実質的に拡大又は変更していない。

二、

特許請求の範囲の実質的な変更についての判断基準に関する規制を緩和

 

発明の説明又は図面に示されている技術特徴を特許請求の範囲に入れる訂正については、これまで、訂正前の特許請求の範囲に記載されている技術特徴(たとえば、有機酸)について、その下位概念の技術特徴(たとえば、ギ酸)を追加することしかできず、その他の訂正情況は特許請求の範囲の実質的な変更を構成するとされていた。今回の法改正後、訂正前の特許請求の範囲に記載されている技術特徴(たとえば、部品A)について、それをさらに限定する技術特徴(たとえば、部品a1+a2で構成される部品A)を追加する場合、もし訂正前の特許請求の範囲の発明が利用される産業分野又は当該発明が解決しようとする問題に変更がなければ、特許請求の範囲の実質的な変更を構成するとは見なされなくなる。また、請求項の「手段機能用語(Mean-plus-function Clauses)」又は「ステップ機能用語(Step-plus- function Clauses)」で示されている技術特徴を、発明の説明で述べられている、機能に対応する構造、材料又は動作に訂正することはこれまで認められていなかったが、今回の改正では緩和された規定に改正され、上記の訂正は特許請求の範囲の実質的な変更をまねくものとは見なされなくなる。

 

審査官及び各界が訂正案審査原則を十分に理解することができるよう、今回の改正では、裁判所の確定判決の事例を含めて、一部分の事例を削除、追加し、並びに以下に掲げるテーマごとにそれぞれ説明を行っている。

 

一、

訂正事項の判断

 

二、

明細書又は図面に開示されている範囲を超えているか否かの判断

 

三、

特許請求の範囲を実質的に拡大又は変更しているか否かの判断

 

 

1.  独立項を削除して、従属項を独立項に書き変える

 

 

2.  発明の説明又は図面に記されている技術特徴を特許請求の範囲に入れる

改正後の審査基準が施行されれば、関連する専利審査実務はより明確かつ透明化される見通しである。

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