最高法院在其近期作成之113年度台上字第620號判決（判決日期：民國113年11月7日）中，要求事實審法院應就上開爭點論述其取捨判斷。

 

本案中，專利權人（即一審原告）主張由皮件公司A所製造並交由成衣賣場B（A、B為一審共同被告）販售之皮帶（下稱「系爭商品」）侵害其所有之皮帶結構新型專利（下稱「系爭專利」），請求皮件公司A及賣場B連帶損害賠償。歷審過程中，智慧財產及商業法院一審判決認定系爭商品未落入系爭專利範圍，並未侵害系爭專利之專利權。二審判決則推翻一審認定，肯認系爭商品侵害系爭專利，並認定皮件公司A及賣場B負連帶損害賠償責任。

 

皮件公司A於一審曾抗辯系爭商品交由賣場B販售時，系爭專利尚未核准公告，無從得知系爭商品有侵權之虞，故無侵害系爭專利之故意或過失等語。而賣場B於二審亦主張其僅係零售業者，無加工製造能力，系爭商品須以工具拆解才能辨別是否侵害專利權，又其接獲專利權人警告函後即停止販售並函詢皮件公司A，主觀上並無侵害系爭專利權之故意或過失等語。最高法院在上開113年度台上字第620號判決中強調：專利權人就其專利權遭受侵害而請求損害賠償，應以行為人主觀上有故意或過失為必要。所謂故意者，係指行為人對於構成專利侵權之事實，明知並有意使其發生者，或預見其發生而其發生並不違背其本意。所謂過失，乃應注意能注意而不注意，係以行為人是否怠於善良管理人之注意為斷。又應盡善良管理人之注意義務而欠缺者，係指依交易上一般觀念，認為有相當知識經驗及誠意之人應盡之注意而欠缺。行為人已否盡善良管理人之注意義務，應依個案事實、特性，分別加以考量，因行為人之智識、職業、營業項目、侵害行為之態樣、危害之嚴重性、被害法益之輕重、防範避免危害之代價等，而有所不同。據此，最高法院認為皮件公司A與賣場B之上述主張，乃其重要防禦方法，原審卻對此恝置不論，遽為不利之認定，自有判決理由不備之違背法令，因而將之廢棄發回。

 

另外，本案中皮件公司A以系爭商品製造日雖略晚於系爭專利申請日，但其製造之準備需二至三個月，顯係在申請日之前即至少已完成製造必要之準備，主張其行為應非專利權效力所及，亦即所謂之「先使用權抗辯」。惟此抗辯為二審法院所不採，因皮件公司A無法證明其在專利申請日之前即已在國內實施。