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北京知識產權法院首次做出WAPI標準必要專利侵權判例


宋獻濤

322日,北京知識產權法院首次做出WAPI標準必要專利侵權判例,認定一國際電子設備巨頭侵犯一中國公司的WAPI標準必要專利,判決被告賠償原告經濟損失及合理支出共計910萬元人民幣,並判決被告立即停止侵權行為。

 

“使用方法專利”不存在權利用盡

 

涉案專利為一種無線局域網移動設備安全接入及數據保密通信的方法,需要MT(移動終端)、AP(接入點)、AS(認證伺服器)的共同參與方可實施,顯然這是牽涉多個主體的系統級權利要求。被告只製造MT,其使用的APAS系從原告處合法購買,故認為涉案專利已經權利用盡。

 

法院判決認為,根據專利法第六十九條第一款第(一)項的規定,方法專利的權利用盡僅適用於“依照專利方法直接獲得的產品”的情形,即“製造方法專利”,而單純的“使用方法專利”不存在權利用盡的問題。此外,專利法第十一條對於方法專利的權利範圍明確規定為“使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品”,而“使用其專利方法”的表述卻未規定在專利法第六十九條第一款第(一)項中。這說明,在立法者看來,“使用方法專利”不存在權利用盡的問題或者沒有規定權利用盡的必要,故“使用方法專利”不屬於中國專利法規定的權利用盡的範疇。本案中,涉案專利為使用方法專利,而非製造方法專利,據此,被告主張的APAS系由原告合法銷售進而導致原告專利權用盡的理由均缺乏適用的法律基礎。

 

實際上,美國曾發生過類似的案例,聯邦最高法院在QUANTA v. LG案中持相反的觀點。

 

幫助侵權

 

原告主張被告製造、銷售的被控侵權產品作為一種必不可少的工具,為他人實施涉案專利提供了幫助。

 

法院認為,一般而言,間接侵權行為應以直接侵權行為的存在為前提。但是,這並不意味著專利權人應該證明有另一主體實際實施了直接侵權行為,而僅需證明被控侵權產品的用戶按照產品的預設方式使用產品將全面覆蓋專利權的技術特徵即可,至於該用戶是否要承擔侵權責任,與間接侵權行為的成立無關。被告明知被控侵權產品中內置有WAPI功能模組組合,且該組合系專門用於實施涉案專利的設備,未經原告許可,為生產經營目的將該產品提供給他人實施涉案專利的行為,已經構成幫助侵權行為。

 

值得注意的是,中國專利法對侵權有生產經營目的的限定,故普通用戶實施的行為不構成侵權。《司法解釋二》起草者特意強調,間接侵權應當以直接侵權為前提,但北京知識產權法院在認定被告構成幫助侵權前並未認定直接侵權者為誰。

 

過錯導致禁令的頒發和賠償的加重

 

涉案專利系強制實施的標準必要專利。在協商過程中,被告要求原告提交權利要求對照表,原告在同意提供權利要求對比表的基礎上要求被告簽署保密協議,從而導致無法達成協議。

 

法院認為,權利要求對照表並非必需提供的,尤其是在專利實施人基於已有的條件能夠作出侵權評估的情形下。本案中,被告理應能夠判斷出其涉案手機中運行的WAPI功能軟體是否落入涉案專利的權利要求保護範圍,而非一定需要借助于原告提供的權利要求對照表。根據實務中的通常做法,權利要求對照表需要對專利權利要求覆蓋的技術特徵與被控侵權產品的技術特徵進行比對,並且可能包含專利權人的相關觀點和主張,在此情形下,專利權人要求雙方簽署保密協定的主張具有合理性。基於此,法院認為,雙方當事人遲遲未能進入正式的專利許可談判程式,過錯在被告。在此基礎上,法院支持了原告請求頒發禁令的主張。

 

本案中,被告在五年內已獲電信設備進網許可證的行動電話機產品的數量為2,876,391件,原告提交了四份與他人簽訂的專利實施許可合同,其中約定專利提成費為1/件,法院據此計算出涉案專利的許可費應為2,876,391元(2,876,391件×1/件)。然而,考慮到涉案專利為無線局域網安全領域的基礎發明、獲得過相關科技獎項、被納入國家標準以及被告在雙方協商過程中的過錯等因素,法院支持了原告“以許可費的3倍確定賠償數額”的主張,確定經濟損失賠償數額為8,629,173元(2,876,391×3)。

 

展望

 

自成立以來,北京知識產權法院受理了很多專利大案,賠償數額逐年走高。2015年平均判賠額為45萬元,2016年達到141萬元,快速增長的勢頭仍在繼續,這些都表明IP法院加強專利權保護力度的決心。因此,專利權人應密切關注其在中國的專利佈局,期待更美好的未來。

 

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