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如何建立「發明所屬技術領域中具有通常知識者」之標準?
無論我國專利法或其他國家之專利制度,對於可專利性之判斷,均以其發明所屬技術領域具有通常知識之人作為虛擬判斷主體。例如我國專利法第22條第2項即規定,判斷一申請專利之發明是否具有進步性時,需探究該發明是否為所屬技術領域中具有通常知識者」(下稱「通常知識者」)得依申請前之先前技術所能輕易完成者;專利法第26條第1項亦規定,判斷專利說明書是否明確且充分揭露,需視通常知識者能否瞭解其內容,並可據以實現。此外,專利審查基準並規範:申請專利範圍的解釋應以通常知識者為其判斷之主體及標準。準此,「通常知識者」之標準如何建立,應為專利審查甚至侵權訴訟領域中之重要課題。
然而,我國法院判決中過去多未特別就「通常知識者」予以解釋,或具體認定「通常知識者」之能力或學經歷標準為何,亦多未說明法院於審判中係如何虛擬成「通常知識者」以進行專利有效性之判斷。由於「通常知識者」屬於行政法中「不確定法律概念」,而專利爭訟往往涉及較為先進之技術,甚至開發中之技術,該不確定法律概念如何具體解釋及適用,即非無疑。
最高行政法院於105年9月29日所作成的105年度判字第503號判決,對於法院如何判斷與確立「通常知識者」之標準,明確表示其見解:
所謂該發明所屬技術領域中具有通常知識者,依據一般性定義係指一虛擬之人,具有該發明所屬技術領域中之通常知識及執行例行工作、實驗之普通能力,而能理解、利用申請日(主張優先權者為優先權日)之前之先前技術者而言。該具通常知識之人既係一虛擬之人,其並非專利審查官,亦非專利有效性訴訟之法官,更非技術審查官。法條規定此一虛擬之人,其目的在於排除進步性審查之後見之明。而「具有通常知識者」可分為知識要件與致能要件,知識要件指:「已知之普通知識,包括習知或普遍使用之資訊以及教科書或工具書內所載之資訊」,應非以學歷區分係高中、大學或碩博士,若以學歷定義,則為一定範圍不特定之人,並非虛擬之人。另上開定義「執行例行工作、實驗之普通能力」,亦即具有通常知識者之致能要件。
最高行政法院於前揭判決中表示,欲確定通常知識者之標準,在實際訴訟操作上確有一定難度。但此一虛擬之人之建立,對客觀判斷進步性與否至關重要,將來法院就進步性為判斷時,亦宜先依系爭專利所著重之技術領域、先前技術面臨之問題,解決問題之方法、技術之複雜度及其實務從事者通常水準,確立「具有通常知識者」之知識水準,並給予當事人就「具有通常知識者」此一構成要件有辯論之機會,或適時、適度表明其法律上見解及開示心證。
前揭最高行政法院之判決是否對於法院造成長遠之影響,尚有待追蹤,惟已可發現,智慧財產法院已作成以學歷與工作經驗界定「通常知識者」範圍之判決(105年10月27日103年度民專上更(一)字第10號判決)。