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經濟部智慧財產局正研擬放寬優惠期之相關規定
概述
優惠期(grace period)係指:在專利申請案申請日前的特定期間內,若申請專利之發明以特定形式被公開,亦不會喪失新穎性(及/或進步性),其理由是因為這種公開之本質通常被視為「無害公開」(non-prejudicial disclosures)。大部分國家/區域的專利申請制度都有導入優惠期的概念,但細節不盡相同。當專利申請人以同一發明向各國提出專利申請時,由於各國優惠期制度的差異,在某些國家享有優惠期,但在其他國家則無,致使申請人難以事先擬定完善的跨國申請策略。尤其是資源相對缺乏的個人申請人,或者未設有專利部門的中小型企業,常選擇放棄優惠期之利益,或者僅將優惠期當做發明被意外公開時的補強措施。從專利局的觀點來看,優惠期制度的不同,也造成可專利性認定結果的差異,對各專利局間促進資源相互流通也構成障礙。
近來台灣積極爭取加入「跨太平洋經濟夥伴關係協定」(TPP),而優惠期亦是TPP在智慧財產權面向積極進行協商之項目之一。優惠期制度之調和,將是台灣未來修法的重要議題。經濟部智慧財產局乃於2014年8月11日舉辦「延擬放寬專利優惠期事由及期間公眾諮詢會議」,會議中王美花局長指出,一旦我國加入TPP有所進展,就會產生急迫的修法需求,故智慧財產局決定及早徵詢各界意見。
台灣現行優惠期制度:
台灣2012年1月1日起實施之專利法已放寬優惠期之部分規定。依據現行專利法第22條第3項之規定,優惠期期間為6個月,可適用於申請案新穎性及進步性要件之審查,得主張優惠期的公開態樣包括:
1. 因實驗而公開。所稱「實驗」,指對於已完成之發明,針對其技術內容所為之效果測試,不論究其公開之目的;因此,商業性實驗或學術性實驗皆得適用。
2. 因於刊物發表者。此包括商業性發表及學術性發表。
3. 因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。所謂「政府主辦或認可之展覽會者」,係指台灣政府之各級機關所主辦、事前許可或事後同意之國內、外展覽會。
4. 非出於其本意而洩漏者。
前述優惠期期間計算之基準點為專利申請日,是以縱然該申請案經主張國際優先權,所涉之「公開」事實仍須發生在台灣申請案之申請日前6個月內,方可主張優惠期。再者,由於台灣對可主張優惠期之「公開」態樣,採取限定性規範,故因第三人獨立發明所造成之「公開」,原則上仍構成先前技術,影響該專利申請案之新穎性或進步性。
智慧財產局研擬放寬優惠期之方向:
目前各國的優惠期制度,大致有如下差異:
1. 期間為6個月或12個月;
2. 期間計算的基準點為本國申請日或者有申請優先權時為優先權日;
3. 可主張優惠期之「公開」態樣,是否被列舉性地限制;
4. 主張優惠期之程序要求;
5. 因第三人獨立發明之「公開」,是否構成先前技術
根據智慧財產局之統計資料,過去數年來台灣專利申請案中,有超過97%的優惠期主張,皆是由本國申請人所提出,且超過八成來自學術研究機構,僅有極少數來自私人公司及個人申請案。因此,智慧財產局認為,在評估後續變革效益時,應著重參考本國申請人之意見,同時考慮如何提高公司及個人使用優惠期之意願。
就優惠期期間而言,如加以延長,將可增加發明獲得專利權保障之可能性;例如,當優惠期期間延長為12個月,或是將計算之基準點由申請日提前至優先權日時,研發創新人員可在其發明公開後獲得較多時間準備專利申請案,進而取得品質較佳之專利權,應屬有利。但對於知悉一創新技術已於申請專利前公開之第三人而言,優惠期制度雖然可協助其判斷專利申請人仍有取得專利權之可能,從而避免對相同技術投入資源進行研發,然另一方面,第三人也可能誤以為該創新已因公開而喪失取得專利權之可能,從而投入資源加以實施,而面臨遭追訴侵權之風險。為了對此負面效果加以控制,除了法令宣導外,在制度設計上應著重優惠期主張在範圍上之明確性,以維護法安定性。
關於主張優惠期之程序要求,當依據現行專利法第22條第3項第1至3款事由主張優惠期時,需於申請時敘明「公開」之事實以及「公開」之年、月、日;依據同條項第4款事由主張優惠期時,則需於得知該技術內容被洩漏時,敘明該事實,惟若已逾6個月期間始主張優惠期,仍不得享有優惠期之利益。為避免前揭影響法安定性之情事,智慧財產局目前仍傾向保留主張優惠期之程序要求。
就「公開」之態樣而言,中小企業及學術研究機構較有動機在提出專利申請前,即「公開」技術內容之需求;甚且,中小企業會視所開發技術內容及成品是否獲得市場青睞,來決定是否申請專利。準此,若能增加適用優惠期之「公開」態樣,可能較能鼓勵中小企業進行研發,並且以更有彈性的方式公開創新技術以獲得資金挹注。但考量中小企業之智慧財產權管理能力,縱使開放公開態樣,仍應保持制度設計上之簡單明確,以免增加其負擔。
關於第三人獨立發明之「公開」是否構成先前技術,除美國外,各國普遍認為無論該第三人公開在本案主張優惠期的「無害公開」之前或之後,均構成先前技術。放寬與否尚需各界提供意見。
結論:
延長優惠期期間、擴大得主張優惠期之「公開」態樣的修正方向以及保留主張優惠期之程序,似已是智慧財產局目前的態度。至於後續具體修法內容及對於審查實務的衝擊,則有待觀察。