商標商品回銷不構成商標侵權?

01/01/2013

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依據2012年7月1日新修正商標法第95條及第97條規定，未經我國商標權人同意或授權而使用商標於商品上，或將該附加有商標的商品輸出，構成商標侵權。然而，如果是受外國廠商的委託製造商標商品，直接輸出該商品至該外國，且該商品完全不在我國銷售或流通之「回銷」，是否構成商標侵權，歷年修正之商標法均未明文規範，在實務上則有爭議。

臺灣高等法院高雄分院1996年之85年度再字第4號刑事判決針對違反當時商標法之刑事案件，揭示受外國商標權人委託製造之代工者，純為製造產品回銷外國，僅受委託人指示完成標示商標的商品並交貨予委託人，且產品亦無流入國內市場，因代工者並無以自己之意思於市場行銷之目的，自非該商標之使用人。不過，如果代工者產製超過受託商品之數量，另將該部分之商品行銷國內市場，則主觀已由代工之意思，轉變具有行銷目的之意圖，將構成商標之使用，若非經商標權人同意，自不得為之。

臺灣台南地方法院2001年之90年度訴字第245號刑事判決另表示，實務上固多數認為「回銷行為」不構成商標侵權，但是所謂的「回銷行為」限定在受「外國商標權人」之委託，若非受外國商標權人的委託，則係商標法所限制之商標使用與輸出行為。否則，若擴張解釋受任何第三外國人委託而使用商標即不違法，將使商標法限制商標使用及輸出行為之規範喪失意義。

智慧財產2011年之100年度民商訴字第27號民事判決針對「回銷」之情況，亦認為不構成商標使用，且限定為受外國商標權人之委託。

然而相當值得注意的是，目前實務見解對於代工是否為商標使用之爭議，在商標權人註冊商標使用之認定與在商標侵權案件之「回銷」情況之考量，則採行不同之見解。

依據智慧財產局2012年7月1日施行之新修正「註冊商標使用之注意事項」之例示，智慧財產局認為商標法第5條規定所稱「行銷之目的」是指向不特定人自由銷售的行為，而行銷市場的地域範圍，包括行銷於國內市場及自國內外銷。「外銷」是指產品自我國領域出口，雖然其後續的商業交易行為是在國外市場，但依商標法第5條第1項第2款規定，輸出商品上標示註冊商標，應認為有使用其註冊商標。此外，商標權人係外國人之情形，例如：甲委託乙製造A商標商品回銷其本國或第三國，屬貿易上俗稱的OEM（委託加工製造）或ODM（委託設計製造）商業行為，雖然該批貨品並沒有直接在我國境內市場上銷售，但確實在我國境內製造，此類型使用商標的方式也符合國內業者從事國際貿易之商業交易習慣，所以甲的回銷行為可認為有使用A商標。

由於商標法並未明文規範「回銷」之定義，以及「回銷」是否構成商標侵權，礙於代工行為於註冊商標之情況係認定為商標使用，將來實務之多數見解是否仍會維持「回銷」不構成商標侵權，仍相當值得追蹤觀察。