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我國專利法修正草案-設計專利制度
我國專利法修正草案-設計專利制度
陳長文/王懿融
一、修正草案總說明
我國智慧財產局於2024年10月18日公告專利法部分條文修正草案，本次修正主要重點包括二項：(1) 修正設計專利制度，及 (2) 修正真正專利申請權人取回其權利以民事途徑方式及完善相關配套機制。本次專利法修正涉及設計專利制度的重大改變，所涉修正重點包括如下：
1. 為應新興數位產業蓬勃發展，運用數位技術之圖像設計愈趨多元，特參考國際設計保護之趨勢，並考量我國產業實務需求，爰修正擴大以數位技術之圖像設計為設計專利保護標的鬆綁圖像設計須應用於「物品」之限制，明確其實施行為，並配套修正申請及其權利範圍。（修正條文第121條、第124條、第136條）。
2. 導入「多個近似設計合案申請」制度參考海牙協定、歐盟、美國等國際趨勢，導入「多個近似設計合案申請」制度，並配套修正其更正、舉發等相關規定。（修正條文第127條、第129條、第139條、第140條、第141條之1）。
3. 放寬設計專利之優惠期期間為12個月，明定設計專利權之優惠期期間由現行6個月放寬為12個月。（修正條文第122條、第142條）。
4. 放寬設計專利核准審定後得申請分割修正設計專利申請分割之時點，由現行應於原申請案再審查審定前申請分割，放寬為於原申請案或再審查核准審定書送達後3個月內，亦得提出分割申請，並配套調整不予專利事由及舉發事由。（修正條文第130條、第134條、第141條）。
5. 增訂過渡條款明定新舊法律過渡適用規定，包括設計專利優惠期期間修正為12個月、導入「多個近似設計合案申請」制度及擴大放寬核准審定後申請分割之期限，其申請案之處理原則等。(修正條文第157條之5)。
二、修正內容
1. 擴大以數位技術之圖像設計為設計專利保護標的鬆綁圖像設計須應用於「物品」之限制，明確其實施行為，並配套修正申請及其權利範圍。
A. 現行實務
根據現行專利法第121條規定，設計，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作；應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面，亦得依法申請設計專利。根據現行設計專利審查基準規定，電腦圖像及圖形化使用者介面是指一種透過電腦程式產品所產生，並可藉由各種電子裝置之顯示器顯現或投射產生的二維或三維之虛擬圖形。前述「電腦程式產品」，係指載有電腦可讀取之程式或軟體而不限外在形式之物。由於電腦圖像及圖形化使用者介面在性質上屬於具視覺效果之形狀、花紋、色彩或其結合的「外觀」創作，而電腦程式產品亦屬廣意上可供產業上利用之實用「物品」，故，只要係透過電腦程式產品所產生之電腦圖像及圖形化使用者介面者，即可符合設計必須應用於物品之規定，而無須就圖像設計所應用之各類電子資訊產品分案申請。未指明其係應用於電腦程式產品或其他物品，而僅單獨申請圖形本身者，應以不符合設計之定義為理由，不予專利。
根據現行專利審查基準規定，圖像設計之態樣包括如下：
(1) 電腦圖像 (Computer Graphics/Icon )
電腦圖像係指單一之圖像單元，其以一個圖像（image）來表達一個顯示訊息或可供操作的物件（object）、檔案夾或應用程式。態樣可分為靜態之電腦圖像及具變化外觀之電腦圖像。
(2) 圖形化使用者介面 (Graphical User Interface – “GUI”)
圖形化使用者介面係指由二個以上之電腦圖像、對話視窗或其他選單等單元所構成的整體圖形化操作介面，可幫助使用者快速取得訊息或容易進行操作。態樣可分為靜態之圖形化使用者介面以及具變化外觀之圖形化使用者介面。
由於具變化外觀之圖像設計係就單一圖像設計所產生外觀上之多個變化，在認知上應視為一設計，其符合一設計一申請之規定。每一外觀的變化狀態並非代表獨立之設計，其不能各別主張其專利權，僅能將所有變化狀態構成一整體之設計行使權利。以具變化外觀之圖像設計申請專利者，亦須符合「設計必須應用於物品」之規定，不得僅就所揭露之圖形本身申請設計專利。
申請圖像設計之「設計名稱」應記載所涉圖像設計被所應用之物品(「何物品之圖像」或「何物品之圖形化使用者介面」)，不得僅記載為「圖像」本身。例如：設計名稱得記載為「電腦程式產品之圖像」、「電腦程式產品之圖形化使用者介面」、「電腦程式產品之操作選單」或「電腦程式產品之視窗畫面」等，以取得較廣泛之保護而無須就各類電子資訊產品分案申請；申請人如欲就特定物品領域之電腦圖像或圖形化使用者介面申請圖像設計者，「設計名稱」亦得就該特定物品指定之，例如「手機之圖像」、「提款機之圖像」或「洗衣機之圖形化使用者介面」。若申請設計專利所主張之內容同時包含圖像設計及其所應用之物品（物品整體或物品的部分）時，其「設計名稱」應同時提及圖像設計及物品；例如：所主張設計之內容同時包含手機之整體形狀及其螢幕上之圖像，設計名稱應記載為「具有圖像之手機」。
圖像設計之「物品用途」係用以輔助說明該圖像設計所應用物品的使用或功能等敘述；若圖像設計所應用物品係指可安裝於各類電子資訊裝置而具通用性質之電腦程式產品時，一般而言物品用途無須特別說明而得省略；惟，若該圖像設計係應用於特定物品領域而必須輔助說明時，則得於此欄位載明該圖像設計所應用之「物品用途」，例如：「物品用途」記載為「本設計所應用之物品，係專指可供提款、查詢及轉帳等功能之自動櫃員機」。物品用途亦得用於記載圖像應用於物品之使用方式或功能說明，俾使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者能瞭解該設計內容，例如：「物品用途」得記載為「本設計所應用之物品為自動櫃員機。圖式中所揭露之圖形化使用者介面，包含提款、查詢及轉帳等圖像元件，當使用者選擇提款圖像元件時，將進入提款金額選單以供使用者選擇或輸入所欲提取之金額」。
B. 本次修正內容
由於科技發展快速，各種以電腦程式或其他數位技術所產製之圖像趨於多元化發展，圖像設計已不僅應用於顯示裝置等具實體形態的「物品」，尤於元宇宙、虛擬實境、擴增實境等廣為應用，且國際對設計專利保護之趨勢亦不限於須應用於「物品」。智慧財產局於2024年10月18日公告專利法部分條文修正草案中特包括下列修正規定:
B.1 設計專利保護標的
B.1 (1) 圖像設計
鬆綁專利法第121條所訂圖像設計須應用於「物品」之限制，擬修正同條規定如下：
第121條
第一百二十一條設計，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。
以電腦程式或其他數位技術產生之圖像，亦得依本法申請設計專利。
B.1(2) 不予設計專利保護標的
配合前述第121條規定修正 (刪除圖像設計「應用於物品」之要件)，特修正第124條第1款及第4款如下：
第124條
下列各款不予設計專利：
一、純功能性之設計（註：原文為「純功能性之物品造形」）
二、純藝術創作。
三、積體電路電路布局及電子電路布局
四、妨害公共秩序或善良風俗者（註：原文為「物品妨害公共秩序或善良風俗者」）
2. 修正設計專利優惠期間
A. 現行實務
現行專利法第122條規定如下：
第122條
可供產業上利用之設計，無下列情事之一，得依本法申請取得設計專利：
一、申請前有相同或近似之設計，已見於刊物者
二、申請前有相同或近似之設計，已公開實施者
三、申請前已為公眾所知悉者。
設計雖無前項各款所列情事，但為其所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及時，仍不得取得設計專利。
申請人出於本意或非出於本意所致公開之事實發生後六個月內申請者，該事實非屬第一項各款或前項不得取得設計專利之情事。因申請專利而在我國或外國依法於公報上所為之公開係出於申請人本意者，不適用前項規定。
B. 本次修正內容
根據修正草案內容，參酌相關他國立法例，調和我國與國際優惠期之規範，爰修正第122條第3項規定，放寬設計專利優惠期之期間為12個月。
3. 導入「多個近似設計合案申請」制度
A. 現行實務
根據現行專利法第129條規定，申請設計專利，應就每一設計提出申請（「一設計一申請」原則）；二個以上之物品，屬於同一類別，且習慣上以成組物品販賣或使用者，得以一設計提出申請。現行專利法第127復明訂：同一人有二個以上近似之設計，得申請設計專利及其衍生設計專利；衍生設計之申請日不得早於原設計之申請日；申請衍生設計專利，於原設計專利公告後不得為之；同一人不得就與原設計不近似而僅與衍生設計近似之設計申請為衍生設計專利。
B. 本次修正內容
本次修法草案說明中指出：考量設計產業上常見在同一設計概念下發展多個近似設計，開放創作人就多個設計得於一設計專利申請案中提出申請，可因應產業實務需要，另，海牙協定、歐盟、美國等國際趨勢亦允許多個設計合案提出申請，故導入「多個近似設計合案申請」制度。本次修法草案說明中亦指出：基於設計專利及其衍生設計專利申請案具有主從關係之考量，衍生設計主張優先權日者，不得早於原設計之申請日，以符現行專利法第127條第２項規範意旨（衍生設計之申請日不得早於原設計之申請日）；本次增訂「多個近似設計合案申請」制度，基於同一考量，依第127條第１項第１款提出申請所指定之原設計，應為首次申請，故各近似設計主張優先權日者，應不得早於所指定原設計之申請日。導入「多個近似設計合案申請」制度後，亦涉及配套修法規定 (請參見下列第4點內容)。
準此，本次特修正第127條第１項規定如下（第二項至第四項未修正）：
第127條第1項
同一人有二個以上近似之設計者，得以下列方式申請設計專利：
一、以一申請案申請，並指定其中一個設計為原設計
二、申請設計專利及其衍生設計專利；其衍生設計不適用前款規定
4. 導入「多個近似設計合案申請」制度後之配套修法規定
為因應導入「多個近似設計合案申請」制度，專利法配套修正如下：
(1) 修正條文第139條新增第1款，增訂設計專利更正態樣包括「設計之刪除」。
(2) 配合前述新增設計專利權人得為「設計之刪除」更正態樣，特修正第140條規定如下：
第140條第1項 (增訂)
設計專利權人非經被授權人或質權人之同意，不得拋棄專利權或申請前條(第139 條)第1項第1款規定之更正 (設計刪除之更正)。
第140條第2項 (增訂)
設計專利權之歸屬有爭執者，設計專利權人就該爭執於調解成立、仲裁程序終結或法院判決確定前，拋棄專利權者，無效。
第140條第3項 (增訂)
設計專利權為共有時，非經共有人全體之同意，不得就前條(第139 條)第1項第1款為更正之申請。
(3) 考量申請人依「多個近似設計合案申請」制度提出申請，或申請衍生設計專利，應符合修正條文第127 條之法定要式規定，前述規定之違反雖為不予專利之審定事由，惟，其經審查符合專利要件而取得設計專利權，參考日本意匠法第48條規定，修正條文第141條未將「衍生設計與原設計不近似」列為舉發事由。
(4) 配合導入「多個近似設計合案申請」制度，新增第141條之一規定，明訂: 設計專利權如有多個近似設計，任何人認為其中任一設計有不予專利之事由者，得就各該設計提起舉發，專利專責機關應就各該設計分別審定是否舉發成立。
5. 「一設計一申請」規定 & 圖像申請設計專利之設計類型指明
因應本次修正導入「多個近似設計合案申請」制度，並考量成組設計亦為「一設計一申請」之例外規定，修正草案第129條規定修正如下：
第129條
申請設計專利，除本法另有規定外，應就每一設計提出申請（註：文字修正）。
二個以上之物品，屬於同一類別，且習慣上以成組物品販賣或使用者，得以一設計提出申請 (註：未修正)。
申請物品設計專利，應指定所施予之物品；申請圖像設計專利，應指明其為圖像。
6. 鬆綁數計專利申請分割時點規定
A. 現行實務
根據現行專利法第130條規定，申請專利之設計，實質上為二個以上之設計時，經專利專責機關通知，或據申請人申請，得為分割之申請。分割申請，應於原申請案再審查審定前為之。分割後之申請案，應就原申請案已完成之程序續行審查。
B. 本次修正內容
為提共申請人得以更具彈性進行設計專利布局，特修正第130條規定，使設計專利申請人於初審或再審查核准審定後，有提出分割申請的機會；為配合放寬設計專利核准審定後得申請分割，修正第130條亦明訂申請分割之期限及實務作法如下；
第130條
申請專利之設計，實質上為二個以上之設計時，經專利專責機關通知，或據申請人申請，得為分割之申請。
分割申請，應於下列各款之期間內為之：
一、原申請案再審查審定前
二、原申請案核准審定書、再審查核准審定書送達後三個月內。
分割後之申請案，仍以原申請案之申請日為申請日；如有優先權者，仍得主張優先權。
分割後之申請案，不得超出原申請案申請時說明書或圖式所揭露之範圍。
依第二項第一款規定分割後之申請案，應就原申請案已完成之程序續行審查。
依第二項第二款規定所為分割，應自原申請案說明書或圖式所揭露之內容且與核准審定之設計非屬相同者，申請分割；分割後之申請案，續行原申請案核准審定前之審查程序。
原申請案經核准審定之說明書或圖式不得變動，以核准審定時之圖式公告之。
7. 設計專利之實施行為態樣
A. 現行實務
根據現行專利法規定，設計專利之實施準用同法第58條第2項「物之發明專利之實施」規定(如下)：
第58條第2項
物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。
準此，根據現行專利法規定，圖像設計專利之實施包括製造、販賣、使用或為上述目的而進口圖像設計所應用物品 (以申請圖像設計專利時所指定之物品為限)行為。
B. 本次修正內容
智慧財產局於專利法修正草案修正第136條規定如下（第二及第三項修正）：
第136條
設計專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該設計或近似該設計之權。
物品設計之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之行為。
圖像設計之實施，指下列各款行為：
一、製作、為販賣之要約、販賣、使用或透過網路方式提供該圖像。
二、含有該圖像之載體之製造、為販賣之要約、販賣、散布或為上述目的而進口。
設計專利權範圍，以圖式為準，並得審酌說明書。
為配合前述第136條修正規定，特刪除設計專利之實施準用同法第58條第2項「物之發明專利之實施」規定 (如下):
第58條第2項
物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。
三、修法進展
如前所述，智慧財產局於2024年10月18日公告專利法部分條文修正草案，修正主要重點包括二項：(1) 修正設計專利制度，及 (2) 修正真正專利申請權人取回其權利以民事途徑方式及完善相關配套機制。智慧局於2024年11月4日舉行公聽會，說明修法內容並汲取公眾意見。針對前述兩項修正重點及對應修正條文，公聽會與會者對導入「多個近似設計合案申請」制度」均表肯認，並建議智慧局參考美國實務制定申請規費規定(亦即，無論一申請案包括設計項數為何，申請規費均為相同)。針對導入圖像設計制度修正部分 (鬆綁專利法第121條所訂圖像設計須應用於「物品」之限制)，與會者多認同修正方向，然，針對開放導入後之圖像設計專利標的、圖像設計專利權行使行為態樣、圖像設計專利與圖像著作權間之適用區隔及競合等問題，提出相當關切意見。智慧局於公聽會後，持續研析相關修問題，預期將適時提出修正草案新版本，並公告周知，俾便公眾提出進一步的意見。
本次修法所涉設計專利制度之變化甚大，視修正條文內容進一步調整及智慧局未來實際落實審查基準為何，設計專利申請人將須重新檢視其申請策略。本所將持續追蹤修法進展，並適時與客戶分享修法內容相關訊息。