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專利經核准更正可否作為再審事由?
專利侵權訴訟中,若法院認定被控侵權產品未落入系爭專利之申請專利範圍,即會作成專利權人敗訴之判決。若此一判決終局確定後,系爭專利之申請專利範圍因經濟部智慧局核准更正而發生異動,專利權人以此為由提起再審之訴請求廢棄原不利之確定判決,有無理由?
智慧財產及商業法院近期即有一相關個案如下:
個案中,原告甲為系爭專利之被授權人,於111年提起專利侵權訴訟,主張被告乙之系爭產品文義侵害系爭專利請求項5、6,一審法院認定系爭產品未落入系爭專利請求項5、6之文義範圍,判決原告甲敗訴;原告甲提起二審上訴,追加主張系爭產品均等侵害系爭專利請求項5、6,惟二審法院仍認定系爭產品未落入系爭專利請求項5、6之文義或均等範圍,最終原告甲敗訴確定,確定判決於112年2月15日送達於原告甲。
原告甲嗣於113年10月9日向智慧局申請更正系爭專利,並於114年3月17日收受智慧局之更正審定書,持該更正審定書提出二次再審之訴,其主張之再審事由包含民事訴訟法第496條第1項第11款「為判決基礎之民事、刑事、行政訴訟判決及其他裁判或行政處分,依其後之確定裁判或行政處分已變更者」,以及同條項第13款「當事人發現未經斟酌之證物或得使用該證物者。但以如經斟酌可受較有利益之裁判者為限」。
一、 原告甲主張民事訴訟法第496條第1項第13款再審事由遭駁回
智慧財產及商業法院114年10月2日114年度民專上再易字第1號民事判決指出:所謂「發現未經斟酌之證物或得使用該證物者」係指前訴訟程序事實審言詞辯論終結前已存在之證物,若在前訴訟程序事實審言詞辯論終結前尚未存在之證物,即無所謂發現或得使用新證物可言,是事實審言詞辯論終結後始存在之證物,不得據為再審理由。
原告甲係於113年10月9日申請更正系爭專利,並於114年3月17日收受智慧局之系爭更正審定書,然原確定判決早於111年12月22日即言詞辯論終結,系爭更正審定書並非前訴訟程序事實審言詞辯論終結前存在之證物,與民事訴訟法第496條第1項第13款所定「發現未經斟酌證物或得使用該證物」之要件不符。
又原告甲自承更正後系爭專利請求項5係新增二技術內容,核屬限縮更正前請求項5、6之專利範圍,則在系爭產品並未落入更正前系爭專利請求項5、6之文義及均等範圍下,更不可能會落入範圍更為限縮之更正後請求項5、6之專利範圍,縱使斟酌系爭更正審定書亦無使原告甲受較有利裁判之可能,因此駁回其再審之訴。
二、 原告甲主張民事訴訟法第496條第1項第11款再審事由亦遭駁回
智慧財產及商業法院於115年2月6日114年度民專上再易字第2號民事判決指出:此一再審事由係指確定之本案判決以他行政處分為裁判基礎,而該行政處分已因其後之確定行政處分而有所變更,結果使原確定判決之基礎發生動搖者而言(最高法院111年度台抗字第591號民事裁定意旨參照)。
同前所述,系爭產品並未落入更正前系爭專利請求項5、6之文義及均等範圍下,更不可能會落入範圍更為限縮之更正後請求項5、6之專利範圍,故系爭專利之申請專利範圍縱經准予更正,其結果並不使原確定判決之基礎發生動搖。特別是,原告甲亦未於再審理由知悉時起30日之不變期間內提起再審之訴,故原告甲之再審之訴遭駁回。
由上可知,專利於確定判決後因更正發生權利範圍之異動,並不必然該當原確定判決之再審事由而得提出再審,仍需視其結果是否會使原確定判決之基礎發生動搖。