Newsletter
代理關係終止後，國內外商標權人不同之商標權利耗盡原則適用觀察
一、商標權利耗盡原則相關規定
商標法第36條第2項規定：「附有註冊商標之商品，係由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通者，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損或經他人擅自加工、改造，或有其他正當事由者，不在此限。」我國商標法採取國際耗盡原則，商標權人對於經其同意而流通於市場之商品，不論首次流入市場地點為國內或國外，商標權人均不得再主張商標權，並肯認真品平行輸入之正當性。
最高法院108年度台上字第397號民事判決意旨則指出，商標權人以相同圖樣自行或授權他人於不同國家註冊商標，雖然在屬地主義概念下是不同的商標權，但其圖樣相同，本質上排他權的發生亦源自於同一權利人，不同國家之商標權人，只要彼此具有授權或法律上關係，亦對經授權註冊之商標權人發生耗盡結果。
智慧財產及商業法院113年度民商訴字第48號民事判決（裁判日期：2025年10月28日）針對臺灣公司取得外國公司同意在臺灣註冊商標，縱然雙方代理關係已終止，對於該外國公司產製商品輸入臺灣市場並由第三方銷售之情形，仍適用商標權利耗盡原則。
二、本案事實
本案原告公司主張被告未經同意或授權於蝦皮賣場及臉書社團之名稱及頁面上使用原告之註冊商標（下稱「系爭商標」），並販售標示系爭商標商品，恐涉及商標侵權，遂提起本案訴訟。
三、法院判決
1. 被告於蝦皮賣場及臉書社團使用系爭商標屬於指示性合理使用；被告販售系爭商標商品行為構成商標使用：
(1) 法院指出判斷是否構成商標使用行為，應綜合審酌其平面圖像、數位影音或電子媒體等版面之前後配置、字體字型、字樣大小、顏色及設計有無「特別顯著性」，並考量其使用性質是否足使消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源，暨使用目的是否具有影射或攀附他人商譽之意圖等相關證據綜合判斷。此外，標示商標於網站、招牌或出現於網頁搜尋結果、廣告內容上，並非當然構成商標使用，如僅係將他人商標用以描述自己商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等用途，而非利用他人商標指示商品或服務之來源，非屬商標使用。
(2) 被告雖於蝦皮賣場及臉書社團名稱、商品名稱及頁面上使用系爭商標，惟相關內容明顯標註「捷克」等字樣，且未特別放大系爭商標字樣，並強調被告經營捷克、波蘭或歐洲代購，僅用以指示他人商品之內容及來源，不構成商標使用。
(3) 被告販售標示系爭商標商品，構成商標使用。
2. 被告向捷克A公司進口並販賣系爭商品，適用商標法第36條第2項前段之商標權利耗盡原則：
(1) 捷克A公司最初使用系爭商標於商品上，並同意其前任亞洲總代理B公司在臺灣註冊系爭商標，B公司授權C公司為臺灣總代理。嗣後B公司將系爭商標移轉予原告公司，B公司及C公司均同意讓與臺灣代理權予原告公司，原告公司亦曾向捷克A公司進貨。法院據此認定原告公司與捷克A公司曾有代理之經濟上或法律上關係。
(2) 原告公司雖主張其與捷克A公司代理關係已終止，且已建立自身商譽，惟法院認為系爭商標係因捷克A公司而得以在臺灣註冊，不應以代理關係終止否定捷克A公司原廠商品以平行輸入方式流通。尤其原告公司仍為系爭商標權人，卻將代理權讓與與其法定代理人為同一人之D公司，並由D公司繼續進口原廠商品，顯係刻意分割代理權與商標權，排除其他平行輸入、意圖獨占市場，顯不正當。加以消費者對系爭商標品牌來源之認知仍為捷克A公司，故無法據此否定被告行為適用商標權利耗盡原則。
(3) 被告販售系爭商標商品確實來自捷克A公司，且原告公司與捷克A公司曾存在代理之經濟上或法律上關係，縱使國內外之商標權分屬不同人，惟實際上源自於同一權利人，故依商標法第36條第2項規定，原告公司不得就系爭商品主張商標權，法院遂駁回原告之訴。
本案現於智慧財產及商業法院上訴審理階段，法院見解及案件進展頗值關注。