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專利更正是否超出原申請範圍之判斷-智慧財產及商業法院113年度行專訴字第16號行政判決
專利法第67條第2項規定：「更正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。」
再者，關於更正是否超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍之判斷，可參考專利審查基準第二篇第六章第2節所記載：「對於說明書、申請專利範圍或圖式修正之審查，係判斷修正後之說明書、申請專利範圍或圖式內容是否符合『不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍』。申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，指申請當日已明確記載（明顯呈現）於申請時說明書、申請專利範圍或圖式（不包括優先權證明文件）中之全部事項，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項能直接且無歧異（directly and unambiguously）得知者，因此並不侷限於逐字逐句解釋申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之文字意思。該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項能直接且無歧異得知者，係指該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項，若能明確得知（或不懷疑）其已經單獨隱含（solely implies）或整體隱含（collectively imply）修正後之說明書、申請專利範圍或圖式所記載之固有的特定事項（specific matter），而沒有隱含其他事項，則該固有的特定事項（例如單一技術特徵、複數技術特徵、功效或實施例等）係能直接且無歧異得知者。」
智慧財產及商業法院於113年度行專訴字第16號行政判決(裁判日期2024年10月23日)對於106211580N03舉發案中之更正是否超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，與智慧財產局存在不同的判斷。
在該案中，專利權人申請專利範圍更正，在請求項1中加入「且該榫件的外表面凹設有複數溝槽」之技術特徵，舉發人主張該更正已超出原專利說明書與圖式的揭露範圍，因而提起舉發。
智慧財產局於該案之舉發審定書中認為，就舉發人所提供之新浪網之「木制家具的基本接合之榫接合」網頁中揭示之圖「(f)開螺旋溝槽圓榫」觀之，所屬技術領域中具有通常知識者可理解系爭專利圖3之榫件30係指開螺旋溝槽圓榫，因此更正所加入之「溝槽」特徵係所屬技術領域中具有通常知識者自系爭專利圖3即能直接且無歧異地得知。系爭專利圖4之榫件30雖未呈現螺旋溝槽之存在，但此應為圖式細節之簡略，並不影響所屬技術領域中具有通常知識者對系爭專利圖3榫件為開螺旋溝槽圓榫的理解。因此，智慧財產局認定該更正並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。
然，智慧財產及商業法院於113年度行專訴字第16號行政判決中認為，該更正已超出申請時所揭露的範圍，違反專利法第120條準用第67條第2項的規定，其理由如下：
1. 缺乏文字揭露與圖式標註
系爭專利的原專利說明書與請求項中，均未包含任何關於「溝槽」或相關用語的文字描述；此外，申請時的圖式亦未標註「溝槽」作為元件符號。
2. 圖式內容無法提供足夠支持
系爭專利說明書指出，圖3為圖2的一部分放大立體圖，而圖4則為圖2的側視剖面圖，故圖2、圖3、圖4應被視為不可分割的整體。然而，根據圖3所示，榫件30僅呈現斜紋佈設；結合圖4（作為非示意圖而是剖面圖）觀察，榫件30的外輪廓呈直條狀，並無凹陷的溝槽形態。因此，所屬技術領域中具有通常知識者無法僅憑圖3與圖4直接且無歧異地認知榫件30具有溝槽。
3. 參考外部證據的適用性不足
對於專利權人在舉發答辯書中援引的新浪網「木制家具的基本接合之榫接合」網頁所示圖「(f)開螺旋溝槽圓榫」，法院認為，系爭專利的圖式並未顯示榫件具有凹陷狀溝槽，其結構與該網頁中具有溝槽的開螺旋溝槽圓榫圖示(f)不符，因此無法適用該外部證據進行比附援引。
4. 圖式省略細節的合理性存疑
就圖式省略細節為慣例之主張，法院指出，圖4為側視剖面圖，其目的在於清晰顯示物體內部形狀，並非示意圖，因此無需省略細節。此外，專利說明書中並未提及圖4省略了溝槽結構。結合圖3的斜紋佈設與圖4的直條狀外輪廓來看，所屬技術領域中具通常知識者無法直接判斷該榫件具有溝槽，故該主張實難憑採。
從智慧財產局與智慧財產及商業法院對於該更正的判斷結果，可以明顯看出兩者的差異主要在於對系爭專利圖式的解讀，以及對外部證據的採用與推論方法的不同。
智慧財產局認為，透過外部證據—新浪網所揭示的圖示「(f)開螺旋溝槽圓榫」，所屬技術領域中具通常知識者可以理解系爭專利圖3中的榫件30即為開螺旋溝槽圓榫。即使系爭專利圖4未明確顯示螺旋溝槽，但智慧財產局認為此屬於圖式細節的簡略，並不影響通常知識者對「溝槽」結構的理解。
相對地，智慧財產及商業法院認為，系爭專利的圖2、圖3及圖4應被整體考量。根據圖3，榫件30僅呈現斜紋佈設，而圖4的榫件30外輪廓則為直條狀。由於圖4是側視剖面圖而非示意圖，無需省略細節，法院認定所屬技術領域之通常知識者無法直接從系爭專利圖式中得出榫件30具有溝槽的結論。此外，法院指出，系爭專利的圖式與新浪網的圖示「(f)開螺旋溝槽圓榫」並不相同，兩者無法直接比附援引。
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新浪網之「木制家具的基本接合之榫接合」網頁之圖 |
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系爭專利之原圖3 |
系爭專利之原圖4 |
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法院在本案中對專利更正的審查，著重於原始申請文件（包括說明書、申請專利範圍及圖式）的明確揭露，並要求更正內容必須能讓所屬技術領域中具有通常知識者直接且無歧義地得知，且認為外部證據無法彌補原申請文件中揭露不足的部分。此判決顯示，法院對專利更正採取了更為嚴謹的解釋與判斷標準。